デザインに関する業務委託契約における意匠権の権利処理・使用許諾の問題点とは？

意匠権は、工業製品のデザインに関する権利のひとつです。

業務委託契約の実務において、意匠権が問題となるのは、主に製造請負の業務委託契約です。

製造請負の業務委託契約では、意匠権をライセンスすることがあります。こうした意匠権のライセンスが問題となることがあります。

また、工業製品のデザインの作成業務委託契約では、そのデザインの権利処理（＝意匠登録を受ける権利の処理）が問題となります。

いずれも、業務委託契約書で、その取扱いを明記しておくことで、トラブルを防止することができます。

このページでは、こうした業務委託契約における意匠権の対処について、解説しています。

業務委託契約に関係する意匠権・登録意匠・意匠（デザイン）とは

【意味・定義】意匠権とは？

意匠権は、意匠法では直接的に定義づけられていませんが、一般的には、以下のとおりです。

【意味・定義】登録意匠・意匠とは？

では、登録意匠（そして意匠）の定義は何かというと、意匠法第2条では、次のとおり規定されています。

意匠法第2条（定義等）

1　この法律で「意匠」とは、物品（物品の部分を含む。以下同じ。）の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合（以下「形状等」という。）、建築物（建築物の部分を含む。以下同じ。）の形状等又は画像（機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り、画像の部分を含む。次条第2項、第37条第2項、第38条第7号及び第8号、第44条の3第2項第6号並びに第55条第2項第6号を除き、以下同じ。）であって、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。

2　（省略）

3　この法律で「登録意匠」とは、意匠登録を受けている意匠をいう。

引用元:意匠法 | e-Gov法令検索

このように、意匠法の第2条第1項では、以下の4つの条件を満たしたものを「意匠」としています。

一般的に、「工業デザイン」と呼ばれるものが該当します。

【意味・定義】意匠登録を受ける権利とは

「意匠登録を受ける権利」は、一般的には馴染みのない言葉かもしれませんが、意匠制度では非常に重要な概念です。

意匠登録を受ける権利は、意匠法では直接的に定義づけられていませんが、一般的な定義は、次のとおりです。

意匠登録を受ける権利は、移転・譲渡をできる権利です（意匠法第15条第2項によって準用される特許法第33条）。

なお、意匠権、意匠、意匠登録の要件、意匠を受ける権利などに関する詳細な解説は、以下のページをご覧ください。

意匠権・意匠の定義・要件とは？

業務委託契約での意匠権のライセンス（実施権の設定・許諾）のポイント

意匠権のライセンスは製造請負の業務委託契約で重要となる

業務委託契約で意匠権が重要となるのが、（主に大手）製造業者＝委託者が、外注先・下請企業の製造業者＝受託者に製造請負を業務委託する場合です。

例えば、典型的なパターンとしては、委託者がデザインした製品や部品などを、受託者に製造させる場合です。

このような場合、委託者が、自ら取得している意匠権をライセンス（実施権の設定・許諾）して、受託者に製品・部品などを製造させることがあります。

こうした業務委託契約では、デザインの意匠権のライセンス（実施権の設定・許諾）のしかたが問題となります。

なお、製造請負の業務委託契約については、以下のページをご覧ください。

【改正民法対応】製造請負契約とは？偽装請負にならない対策も解説

意匠権の「実施権」＝ライセンスのこと

意匠法では、他人に意匠権の使用を許諾する＝ライセンスすることを、「実施権を設定する」（専用実施権の場合）、「実施権を許諾する」（通常実施権の場合）と表現します。

また、この実施権は、「専用実施権」と「通常実施権」の2種類が存在します。さらに、通常実施権の許諾のしかたは、大きく分けて、4種類あります。

このため、意匠権のライセンス（実施権の設定・許諾）がともなう業務委託契約では、専用実施権の設定か、4種類の通常実施権の許諾の、合計5つのライセンスのどれかを契約内容として規定します。

この5つのライセンスのしかたは、特許権のライセンスとほぼ同じです。

特許権のライセンスにつきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

業務委託契約における特許権の5つのライセンスのしかた

業務委託契約では一般的には（非完全非独占的）通常実施権を設定する

製造請負の業務委託契約で意匠権のライセンス（実施権の設定・許諾）がある場合、一般的には、（非完全非独占的）通常実施権を設定します。

非完全非独占的の概要は、次のとおりです。

つまり、非完全非独占的ライセンスでは、委託者＝ライセンサーは、自分でも意匠権を使えるうえ、受託者＝ライセンシー以外の第三者にも、別途意匠権をライセンス（通常実施権を許諾）できます。

なお、業務委託契約の内容として、再委託を認めない場合は、意匠権についても、サブライセンス（再実施）の許諾はしません。

工業デザイン作成業務委託契約では権利処理が重要

業務委託契約書で意匠登録を受ける権利の譲渡・移転を明記する

工業デザイン作成業務委託契約とは？

もうひとつ、業務委託契約で意匠権が重要となるのが、外部デザイナーとの、工業デザイン（≒意匠）の作成業務委託契約の場合です。

工業デザイン作成業務委託契約は、委託者（＝主に製造業者）が、受託者（＝外部デザイナー）に対し、工業デザインの作成を委託する、請負型の業務委託契約です。

これは、受託者＝外部デザイナーによる委託業務の実施により、「工業デザイン」という仕事の完成を目的とした契約です。

なお、請負型の業務委託契約につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

請負契約とは？委任契約や業務委託契約との違いは？

契約の目的はデザインの引渡しではなく意匠登録を受ける権利の移転

工業デザイン作成業務委託契約では、委託者（＝主に製造業者）は、受託者（外部デザイナー）に対して、報酬・料金・委託料を支払います。

その対価として、工業デザインが完成し、その引渡しを受けるわけですが、単にデザインが印刷された紙やデータを受取るだけでは、意味がありません。

工業デザイン作成業務委託契約では、受託者である外部デザイナーに、「意匠登録を受ける権利」が発生します。

意匠権の登録を目的とした工業デザインの作成を委託しているのであれば、この「意匠登録を受ける権利」を譲渡・移転してもらわなければ、意匠権の登録はできません。

ですから、工業デザイン作成業務委託契約では、意匠登録を受ける権利の譲渡・移転の条項を明確に規定しておく必要があります。

「お金を払った＝意匠登録を受ける権利の移転」とはならない

知的財産権の作成に関する契約では、委託者が報酬・料金・委託料を支払ったからといって、当然にその知的財産権が委託者に譲渡・移転するわけではありません。

業務委託契約書に知的財産権の取扱いが記載されていない場合、報酬・料金・委託料は、「作成の対価」と判断されるでしょうが、必ずしも「知的財産権の対価」が含まれる、と判断されるとは限りません。

このため、工業デザイン作成業務委託契約書には、意匠登録を受ける権利の譲渡・移転について、明確に規定しておく必要があります。

こうした規定がないと、その契約書は、「意匠登録を受ける権利の譲渡・移転」について合意した証拠にはなりません。

工業デザイン作成業務委託契約では他の知的財産権も譲渡・移転とする

工業デザインは著作権・特許権・実用新案権・商標権としても保護される

工業デザインの作成業務委託契約では「意匠登録を受ける権利」だけの譲渡・移転ではダメ

なお、工業デザインは、意匠法上の意匠であり、かつ、著作権法上の著作物である場合があります。

また、同様に、工業デザインは、特許法上の発明や実用新案法上の考案、さらには、商標法上の商標（特に立体商標）である場合もあります。

つまり、工業デザインは、意匠権、著作権、特許権、実用新案権、商標権の5種類の別々の権利として保護を受けられる可能性があります。

ですから、工業デザイン作成業務委託契約で、「意匠登録を受ける権利」だけの譲渡・移転を規定しておくと、著作権や特許を受ける権利が、受託者である外部デザイナーに残ったままになります。

意匠権が著作権や先願の特許権に「抵触」する

このため、理屈のうえでは、以下のような状態にもありえます。

こうなると、受託者（外部デザイナー）は、著作権を主張できますし、特許の出願もできます。

この場合、委託者（主に製造業者）が、せっかく意匠登録を受ける権利の譲渡・移転を受けて意匠登録をしても、その登録意匠を実施できなくなります。

意匠法第26条（他人の登録意匠等との関係）

1　意匠権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その登録意匠がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の登録意匠若しくはこれに類似する意匠、特許発明若しくは登録実用新案を利用するものであるとき、又はその意匠権のうち登録意匠に係る部分がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の特許権、実用新案権若しくは商標権若しくはその意匠登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは、業としてその登録意匠の実施をすることができない。

2　（省略）

引用元:意匠法 | e-Gov法令検索

意匠登録を受ける権利以外の権利も譲渡・移転の対象とする

このため、委託者（主に製造業者）としては、工業デザイン作成業務委託契約では、意匠登録を受ける権利だけではなく、以下の権利も、譲渡・移転の対象とします。

つまり、これらの知的財産権は、「意匠登録をするため」（＝意匠登録を受ける権利）というよりも、「登録意匠の使用の妨げにならないようにするため」に譲渡・移転させる、ということです。

著作権法第27条および第28条の権利の譲渡と著作者人格権不行使特約も規定する

なお、著作権の譲渡を規定する場合は、「著作権法第27条および第28条の権利」も譲渡・移転の対象とします。

この点につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

業務委託契約における著作権の譲渡5つのポイント【買取り方式】

また、著作権が発生する工業デザイン作成業務委託契約では、著作者人格権も発生します。このため、委託者（主に製造業者）としては、著作者人格権不行使特約も規定しておきます。

この点につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

業務委託契約（請負契約）で著作権はどのように発生・帰属・譲渡・処理をする？

意匠登録を受ける権利処理は下請法の三条書面の必須記載事項

なお、下請法が適用される工業デザイン作成業務委託契約の場合、意匠登録を受ける権利その他の権利の処理は、いわゆる「三条書面」の必須記載事項とされています。

（途中省略）また，主に，情報成果物作成委託に係る作成過程を通じて，情報成果物に関し，下請事業者の知的財産権が発生する場合において，親事業者は，情報成果物を提供させるとともに，作成の目的たる使用の範囲を超えて知的財産権を自らに譲渡・許諾させることを「下請事業者の給付の内容」とすることがある。この場合は，親事業者は，3条書面に記載する「下請事業者の給付の内容」の一部として，下請事業者が作成した情報成果物に係る知的財産権の譲渡・許諾の範囲を明確に記載する必要がある。

引用元: 下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準第3 1（3）

このため、下請法が適用される工業デザイン作成業務委託契約の場合、委託者（主に製造業者）は、三条書面を作成して、受託者（＝外部デザイナー）に対して、交付しなければなりません。

三条書面につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

下請法の三条書面とは？12の法定記載事項について解説

また、下請法が適用される業務委託契約につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

下請法の対象かどうかの条件とは？

工業デザイン作成業務委託契約で無償・不当に低い対価は下請法違反

工業デザイン作成業務委託契約では、意匠登録を受ける権利その他の権利の譲渡・移転について、対価を設定します。

一般的には、業務委託の報酬・料金・委託料の中に含まれる形にするか、または業務委託の報酬・料金・委託料とは別に、意匠登録を受ける権利その他の権利の譲渡・移転・使用許諾の対価を設定します。

これらの対価が無償の場合、または不当に低い場合は、独占禁止法や下請法に違反することになります。

このため、特に委託者（主に製造業者）の側は、意匠登録を受ける権利その他の権利の対価は慎重に決定するべきです。

逆に受託者（外部デザイナー）の側は、委託者（主に製造業者）から意匠登録を受ける権利その他の権利の対価を無償にされたり、不当に低い金額とされた場合は、独占禁止法違反や下請法違反を主張できます。

この点につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

無償・不当に低い対価の知的財産権の譲渡・使用許諾は独占禁止法違反・下請法違反

デザインに関する業務委託契約における意匠権等の権利処理に関するよくある質問

工業デザイン作成業務委託契約では、どのように権利処理をするべきですか？

工業デザイン作成業務委託契約では、委託者が報酬・料金・委託料を支払ったからといって、当然にその知的財産権が委託者に譲渡・移転するわけではありません。
このため、別途「意匠を受ける権利」の移転に関する条項も明確に規定しておく必要があります。

工業デザイン作成業務委託契約では、意匠を受ける権利だけを移転させればいいのでしょうか？

意匠は、意匠を受ける権利や意匠権以外にも、著作権、特許権、実用新案権、商標権としても保護される可能性もあります。
このため、これらやこれらを受ける権利などの、包括的な知的財産権の処理についても規定しておく必要があります。

工業デザイン作成業務委託契約では、知的財産権の許諾・譲渡について規定しないと、法律違反になりますか？

下請法が適用される工業デザイン作成業務委託契約の場合、親事業者が下請事業者に対し、知的財産権の譲渡・許諾の範囲を明確に記載した適法な書面（いわゆる三条書面）を交付しないと、下請法第3条に違反します。