こんにちは。契約書作成専門・小山内行政書士事務所代表の小山内です。

このページでは、業務委託契約書において問題となる、改良発明の権利処理、特に独占禁止法違反について解説しています。

知的財産権の利用、特に特許権のライセンスがある業務委託契約で、いわゆる「改良発明」が発生した場合、その権利処理を巡って、委託者=ライセンサーと受託者=ライセンシーとの間で、利害が対立します。

この際、委託者=ライセンサーの側が、自社にとって一方的に有利な権利処理をしないよう、独占禁止法で一定の規制をかけています。

また、権利処理以外でも、独占禁止法によって、業務委託契約の契約内容には、知的財産権に関して、一定の規制がかかっています。

このページでは、こうした、業務委託契約における知的財産権の利用、特に特許権の改良発明における独占禁止法の規制(不公正な取引方法)について、解説していきます。

なお、改良発明の定義など、改良発明そのものについては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

改良発明とは?特許権のライセンスがある業務委託契約での問題について解説

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改良発明に関する契約条項は独占禁止法で規制がかかっている

改良発明について制限を課すのは独占禁止法違反の可能性がある

改良発明について業務委託契約で規定する場合、自由に契約内容を決めていい、というわけではありません。

実は、委託者による改良発明の制限は、独占禁止法のガイドライン(知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針)で、様々な制約が課されています。

代表的なものは、以下のとおりです。

独占禁止法で制約が課される改良発明の取扱い

  • 研究開発活動の制限
  • 改良技術の譲渡義務(いわゆる「アサインバック」)
  • 改良技術の独占的ライセンス義務(いわゆる「グランドバック」)

この点は、特に委託者=ライセンサーが気をつけなければなりません。

「改良技術」の定義は非常にあいまい

なお、「改良技術」の定義ですが、すでに触れた独占禁止法のガイドラインでは、次のように記載されています。

…技術の改良・応用研究、その成果たる技術(以下「改良技術」という。)

ただ、この定義では、非常に漠然としていて、何をもって「改良技術」といえるのかが、明確ではありません。

このため、実際に改良技術(に該当しそうな技術)が発生した場合は、特に慎重に取扱わなければなりません。

なお、この記事では、便宜上、改良技術=改良発明として表現しますが、実際に改良技術と改良発明が同一に扱われるとは限りませんので、ご注意ください。

改良発明の定義の問題につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。

改良発明とは?特許権のライセンスがある業務委託契約での問題について解説

ポイント

  • 改良発明は独占禁止法の規制があるため、業務委託契約で自由に規定することができない。
  • 「改良技術」≒改良発明の定義が不明であるため、規制対象となる改良発明の範囲がわかりづらい。

改良発明は禁止できる?

ライセンス契約では改良発明は禁止できない

まず改良発明で独占禁止法上問題となるのが、改良発明そのものの禁止です。

ライセンス契約では、ライセンサーは、ライセンシーに対して、改良発明そのものを制限してはいけません。

これは、ライセンス契約の契約内容を含む業務委託契約でも同様です。

改良発明の制限は、次のとおり、不公正な取引方法に該当します。

ライセンサーがライセンシーに対し、ライセンス技術又はその競争技術に関し、ライセンシーが自ら又は第三者と共同して研究開発を行うことを禁止するなど、ライセンシーの自由な研究開発活動を制限する行為は、一般に研究開発をめぐる競争への影響を通じて将来の技術市場又は製品市場における競争を減殺するおそれがあり、公正競争阻害性を有する(注18)。したがって、このような制限は原則として不公正な取引方法に該当する(一般指定第12項)。

(注18)プログラム著作物については、当該プログラムの改変を禁止することは、一般的に著作権法上の権利の行使とみられる行為である。しかしながら、著作権法上も、ライセンシーが当該ソフトウェアを効果的に利用するために行う改変は認められており(著作権法第20条第2項第3号、第47条の2)、このような行為まで制限することは権利の行使とは認められない。

例外的に、改良元の技術がノウハウ(≒不正競争防止法上の「営業秘密」)に該当する場合は、「ライセンシーが第三者と共同して」おこなう改良発明を制限する行為は、不公正な取引方法に該当しません。

ただし、当該技術がノウハウとして保護・管理される場合に、ノウハウの漏洩・流用の防止に必要な範囲でライセンシーが第三者と共同して研究開発を行うことを制限する行為は、一般には公正競争阻害性が認められず、不公正な取引方法に該当しない。

ちなみに、この「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」でいう「技術」とは、以下のとおりです。

本指針において技術とは、特許法、実用新案法、半導体集積回路の回路配置に関する法律、種苗法、著作権法及び意匠法によって保護される技術並びにノウハウとして保護される技術を指す。

(注2)著作権法ではプログラム著作物、意匠法では物品の形状に係る意匠として保護される技術がこれに当たる。

(注3)本指針においてノウハウとして保護される技術とは、非公知の技術的知識と経験又はそれらの集積であって、その経済価値を事業者自らが保護・管理するものを指し、おおむね、不正競争防止法上の営業秘密のうちの技術に関するものがこれに該当する。

改良発明が問題となるのはライセンス契約と共同研究開発契約

このように、改良発明の制限・禁止は、独占禁止法の不公正な取引方法に該当します。

ただし、これは、あくまでライセンス契約などの「技術の利用」に関する場合に限定された話です。

本指針は、知的財産のうち技術に関するものを対象とし、技術の利用に係る制限行為に対する独占禁止法の適用に関する考え方を包括的に明らかにするものである。

また、ライセンス契約と同様に、共同研究開発契約においても、研究成果の改良発明の制限・禁止は、「不公正な取引方法に該当するおそれが強い事項」とされています(共同研究開発に関する独占禁止法上の指針第2 2 (2) イ [2])。

特許発明や一定の条件のもとでのプログラムは改良できる

よくありがちなのが、「どのような契約であっても、改良発明の禁止は独占禁止法違反。だからどんな契約でも改良発明をしても違法行為にはならない」という誤解です。

確かに、特許権の場合は、特許権者に承諾を得なくても、特許発明の試験・研究ができます。

特許法第69条(特許権の効力が及ばない範囲)

1 特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には、及ばない。

(以下省略)

また、すでに触れたとおり、プログラムの場合は、一定の条件のもとでの翻案が認められています(著作権法第20条第2項第3号第47条の3)。

ライセンス契約・共同研究開発契約以外での営業秘密の改良発明は不正競争防止法違反・秘密保持義務違反

しかし、特許発明やプログラム以外、特に営業秘密としての技術情報は、ライセンス契約・共同研究開発契約以外の契約では、改良発明の制限・禁止は、独占禁止法では問題となりません。

それどころか、営業秘密は、権利者に無断で使用(改良を含む)すると、不正競争防止法違反となる可能性があります。

このため、特に契約において改良発明が禁止されていないくても、法律違反となる可能性があります。

また、契約上の義務として、秘密情報の目的外使用の禁止が規定されている場合は、契約違反となる可能性もあります。

「情報の開示=勝手に使っていい」わけではない

この点について、よくありがちなのが、業務委託契約やライセンス契約を締結する前の段階で、秘密保持契約が締結されて開示された営業秘密を、勝手に研究開発する行為です。

また、共同研究開発契約の前の段階のフィジビリティスタディ契約が締結されて開示された営業秘密を、勝手に研究開発する行為もありがちです。

すでに触れたとおり、こうした、勝手な営業秘密の研究開発は、不正競争防止法違反や、秘密保持義務違反(秘密情報の目的外使用)に該当する可能性が高い行為です。

繰り返しになりますが、特許発明やプログラム以外、特に営業秘密の改良発明が独占禁止法で保護されるのは、あくまで「技術の利用」の場合と共同研究開発の場合だけです。

ポイント

  • 知的財産権の利用がともなう契約では、改良発明をすること自体を禁止すると、原則として独占禁止法違反(不公正な取引方法)。
  • 特許発明・(一定の条件のもとでの)著作物の改良は自由にできる。
  • 知的財産権の利用がともなわない契約では、技術の改良発明は、不正競争防止法違反(営業秘密の無断使用)や、秘密保持義務違反(秘密情報の目的外使用)となる可能性がある。
  • 「情報の開示=その情報の使用許諾」ではない。

改良発明の特許権の処理で問題となる方法は?

改良発明の特許権の処理は自由に決められない

受託者=ライセンシーによる改良発明があった場合、最も問題となりやすいのが、改良発明によって発生した権利の帰属です。

すでに触れたとおり、委託者=ライセンサーと受託者=ライセンシーは、お互いに、改良発明によって発生した「特許を受ける権利」を単独保有したがります。

また、委託者=ライセンサーとしては、改良発明の単独保有とはいかないまでも、実質的には単独保有に近い、独占的ライセンスを受けようとします。

このため、委託者=ライセンサーは、あらかじめ業務委託契約・ライセンス契約で、改良発明があった場合に、その権利を委託者=ライセンサーに一方的に譲渡・移転させるか、または独占的ライセンスとするようにしたがります。

しかし、これは独占禁止法違反です。

【意味・定義】アサインバック・グランドバックとは?

アサインバック・グランドバックの定義は、次のとおりです。

アサインバック・グランドバックの定義

  • アサインバックとは、改良発明があった場合、その権利を委託者=ライセンサーに帰属させる義務をいう。
  • グランドバックとは、改良発明があった場合、その権利を委託者=ライセンサーに独占的にライセンスさせる義務をいう。

アサインバックとグランドバックは、両者とも、不公正な取引方法として、独占禁止法違反となります。

ライセンサーがライセンシーに対し、ライセンシーが開発した改良技術について、ライセンサー又はライセンサーの指定する事業者にその権利を帰属させる義務、又はライセンサーに独占的ライセンスをする義務を課す行為は、技術市場又は製品市場におけるライセンサーの地位を強化し、また、ライセンシーに改良技術を利用させないことによりライセンシーの研究開発意欲を損なうものであり、また、通常、このような制限を課す合理的理由があるとは認められないので、原則として不公正な取引方法に該当する。

「共有」であっても問題となることも

このように、委託者=ライセンサーへの改良発明の権利の一方的な譲渡・移転や独占的ライセンスは問題となります。

では、一方的な譲渡・移転ではなく、共有にすれば問題がないかといえば、共有であっても問題となることがあります(いわゆる「公正競争阻害性」がある場合)。

ライセンシーが開発した改良技術に係る権利をライセンサーとの共有とする義務は、ライセンシーの研究開発意欲を損なう程度は上記アの制限と比べて小さいが、ライセンシーが自らの改良・応用研究の成果を自由に利用・処分することを妨げるものであるので、公正競争阻害性を有する場合には、不公正な取引方法に該当する(一般指定第12項)。

「相当の対価」があれば譲渡でも問題とならない

では、どのように改良発明の権利を処理したらいいのかといえば、「相当の対価」で委託者=ライセンサーに譲渡する場合です。

もっとも、ライセンシーが開発した改良技術が、ライセンス技術なしには利用できないものである場合に、当該改良技術に係る権利を相応の対価でライセンサーに譲渡する義務を課す行為については、円滑な技術取引を促進する上で必要と認められる場合があり、また、ライセンシーの研究開発意欲を損なうとまでは認められないことから、一般に公正競争阻害性を有するものではない。

もっとも、この場合も、「改良技術が、ライセンス技術なしには利用できないものである場合」という条件付きです。

しかも、「相当の対価」がどのくらいの金額なのかは、客観的な基準があるわけではありません。

ポイント

  • アサインバック=改良発明によって発生した権利を委託者=ライセンサーに帰属させる義務は、独占禁止法違反。
  • グランドバック=改良発明によって発生した権利を委託者=ライセンサーに独占的にライセンスさせる義務は、独占禁止法違反。
  • 改良発明によって発生した権利を委託者=ライセンサーと受託者=ライセンシーとで共有する場合も、(公正競争阻害性があれば)独占禁止法違反。
  • 改良発明によって発生した権利を委託者=ライセンサーが「相当の対価」で受託者=ライセンシーから譲渡・移転を受けることは、独占禁止法違反とはならない。

改良発明の権利処理のしかた

改良発明の権利は「協議」とする場合の権利の取扱いは?

「協議」=何も決めていない

それでは、具体的には、改良発明の権利は、どのように処理するべきなのでしょうか。

よくありがちなのが、改良発明の権利について、協議事項とすることです。

記載例・書き方

第○条(改良発明の権利の帰属)

受託者が委託者から開示を受けた情報にもとづき改良発明をなした場合、委託者および受託者は、協議のうえ、その取扱いを決定するものとする。

一般論として、契約書に協議事項を記載したとしても、法的にはほとんど意味がありません。

契約書に協議事項の記載があっても、協議が不調に終われば意味がありません。

逆に、契約書に協議事項の記載がなくても、協議の結果、合意が成立すれば、問題はありません。

改良発明を「協議事項」とすると受託者の権利となる

特に、改良発明の権利の場合、協議事項とした結果、協議が不調となった場合は、次のとおり、受託者=ライセンサーの権利となる可能性が高いです。

…同覚書7条の規定は,「甲(被告)及び乙(原告)は,本発明(ポカラA)の改良について特許または実用新案登録の出願をしようとする場合には,予め一方の当事者にその内容を通知し,この場合の取扱いについて甲(被告)及び乙(原告)が協議の上,決定する。」というものである。そうすると上記覚書の規定は,ポカラAの改良発明というべきもの(中略)について,特許出願ないし実用新案登録出願をしようとする当事者に,単に相手方への通知と,特許権等の取扱いについての相手方との協議に応じる義務を定めたものにすぎず,この規定から当然に,単独で出願した当事者に対し,相手方当事者が特許を受ける権利の2分の1を移転するよう求め得るものではない。

したがって,(中略)上記覚書の規定を根拠として,これら発明の特許を受ける権利につき2分の1の共有持分の確認を求めることはできないというべきである。原告のこの請求も理由がない。

このため、特に委託者=ライセンサーの立場の場合は、改良発明の権利の取扱いについては、協議事項とするべきではありません。

逆に、受託者=ライセンシーの立場の場合は、独占禁止法を盾に、改良発明の権利の取扱いを協議事項として、最終的には協議を不調に終わらせれば、権利は自社のものになります。

「非独占的ライセンス」は原則として独占禁止法上問題とならない

「非独占的ライセンス」は不公正な取引方法に該当しない

委託者=ライセンサーとしては、アサインバックやグランドバックは独占禁止法違反となりますし、協議事項とした場合も、協議不調となれば、結局受託者=ライセンシーの権利となります。

となると、残る方法は、「非独占的ライセンス」とする方法です。

この「非独占的ライセンス」の場合は、独占禁止法では次のように、「不公正な取引方法に該当しない」とされています。

ライセンサーがライセンシーに対し、ライセンシーによる改良技術をライセンサーに非独占的にライセンスをする義務を課す行為は、ライセンシーが自ら開発した改良技術を自由に利用できる場合は、ライセンシーの事業活動を拘束する程度は小さく、ライセンシーの研究開発意欲を損なうおそれがあるとは認められないので、原則として不公正な取引方法に該当しない。

【意味・定義】「非独占的ライセンス」とは?

なお、ここでいう「非独占的ライセンス」とは、一般的なライセンス契約の実務でいうところの非独占的ライセンスとは別の意味・定義です。

一般的なライセンス契約の非独占的ライセンスは、次のような意味になります。

一般的なライセンス契約における「非独占的ライセンス」の定義

非独占的ライセンスとは、ライセンサーがライセンシー以外の第三者に対しても、別途ライセンスができるものをいう。これに対し、ライセンシー以外の第三者に対し、別途ライセンスができないものを「独占的ライセンス」という。

一方、知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針における「非独占的ライセンス」は、次のような意味で使われています。

(注19) 本指針において独占的ライセンスとは、特許法に規定する専用実施権を設定すること、独占的な通常実施権を与えるとともに権利者自身もライセンス地域内で権利を実施しないこと等をいう。権利者自身がライセンス技術を利用する権利を留保する形態のものは非独占的ライセンスとして取り扱う。

つまり、権利者が権利を利用できるものが「非独占的ライセンス」ということです。

これは、一般的なライセンス契約でいうところの「非完全」なライセンスに該当します。

ということは、権利者=受託者による改良発明にもとづく権利の利用を制限しなければ、不公正な取引方法には該当しない、ということです。

この点は、ややこしいので、注意を要します。

第三者へのライセンスを制限した場合は不公正な取引方法に該当する

もっとも、結果的にではありますが、一般的なライセンス契約における独占的ライセンスも、次のとおり、不公正な取引方法な取引方法に該当する可能性があります。

しかしながら、これに伴い、当該改良技術のライセンス先を制限する場合(例えば、ライセンサーの競争者や他のライセンシーにはライセンスをしない義務を課すなど)は、ライセンシーの研究開発意欲を損なうことにつながり、また、技術市場又は製品市場におけるライセンサーの地位を強化するものとなり得るので、公正競争阻害性を有する場合には、不公正な取引方法に該当する(注21)(一般指定第12項)。

(注21) ライセンシーが開発した改良技術がライセンサーの技術なくしては利用できない場合において、他の事業者にライセンスをする際にはライセンサーの同意を得ることを義務付ける行為は、原則として不公正な取引方法に該当しない。

つまり、委託者が受託者=ライセンシー自身による改良発明にもとづく権利の利用を制限しなかったとしても、第三者へのライセンスを制限した場合は、(いわゆる「公正競争阻害性」を有するときは)不公正な取引方法に該当します。

ポイント

  • 改良発明の権利処理を「協議」とすることは、何も決めていないのと一緒。
  • 改良発明の権利処理を「協議」とした場合、その権利は、受託者=ライセンシーの単独保有。
  • 改良発明によって発生した権利を、委託者=ライセンサーに対して「非独占的ライセンス」(=ライセンシー自身が利用できる、という意味。一般的なライセンス契約おける「非独占的」とは別の意味)する場合は、原則として、独占禁止法違反とはならない。
  • ただし、委託者=ライセンサーは、受託者=ライセンシーに対して、第三者へのライセンスまでは制限できない。

改良発明の通知は独占禁止法では問題とならない

単に改良発明の「通知義務」を課す場合は独占禁止法上問題とならない

一方で、委託者=ライセンサーが、受託者=ライセンシーに対し、ライセンス技術の利用によって「取得した知識又は経験を」委託者=ライセンサーに報告する義務を課す行為は、不公正な取引方法に該当しません。

ライセンサーがライセンシーに対し、ライセンス技術についてライセンシーが利用する過程で取得した知識又は経験をライセンサーに報告する義務を課す行為は、ライセンサーがライセンスをする意欲を高めることになる一方、ライセンシーの研究開発意欲を損なうものではないので、原則として不公正な取引方法に該当しない。ただし、ライセンシーが有する知識又は経験をライセンサーに報告することを義務付けることが、実質的には、ライセンシーが取得したノウハウをライセンサーにライセンスをすることを義務付けるものと認められる場合は、前記(8)又は(9)と同様の考え方により、公正競争阻害性を有するときには、不公正な取引方法に該当する(一般指定第12項)。

「情報開示=使っていい」というわけではない

なお、このガイドラインでは、あくまで、「知識又は経験をライセンサーに報告する義務を課す行為」が「不公正な取引方法に該当しない」となっているだけです。

これは、単に、改良発明等の情報の開示義務が、(原則として)独占禁止法上の不公正な取引方法に該当しない、としているに過ぎません。

言いかえれば、開示された改良発明等の情報の権利処理とは、別の問題です。

このため、すでに触れたように、開示された情報の権利の処理については、別途対処しなければなりません。つまり、いくら開示された改良発明等の情報とはいえ、勝手に使っていいものではない、ということです。

なお、開示された情報が不正競争防止法の営業秘密に該当する場合は、勝手に使ってしまうと、不正競争防止法違反となる可能性もあります。

ポイント

  • 委託者=ライセンサーが、受託者=ライセンシーに対して、改良発明による成果(=「知識又は経験」)の通知義務を課すことは、独占禁止法違反とはならない。
  • ただし、この通知を受けた成果は、勝手に使っていいものではない。
  • 通知を受けた成果を勝手に使った場合、不正競争防止法違反となる可能性がある。