特許権・実用新案権は、ともに発明、考案などの技術情報を保護する権利です。
業務委託契約では、特に委託者の特許権を使用（実施）することが前提となるものがあります。
この場合、委託者から受託者に対する特許権の使用許諾（通常実施）について明記して、業務委託契約書を作成します。
また、このような業務委託契約では、受託者が特許権の対象である技術を改良する場合がありえます。これを、いわゆる「改良発明」といいます。
改良発明があった場合、その発明に関する権利の取扱いについては、独占禁止法上の問題がありますので、特に委託者の側は注意が必要です。
このページでは、こうした業務委託契約における特許権について、特に委託者から受託者への使用許諾（ライセンス）と、改良発明の問題点について、解説しています。
なお、実務では実用新案権はあまり活用されていませんので、このページでは、主に特許権に関する解説をしています。
業務委託契約で重要となる「特許」・「実用新案」とは
特許法における特許権・特許発明・発明とは
【意味・定義】特許権とは？
特許権は、特許法で直接的に定義づけられていはいませんが、一般的には、次のとおりです。
【意味・定義】特許権とは？
特許権とは、特許発明を排他的独占的に実施できる権利をいう。
※排他的・独占的については、以下のとおり。
- 排他的：重複する第三者の権利の存在を認めないこと。
- 独占的：権利者だけが実施＝使用でき、第三者は実施＝使用できないこと。
【意味・定義】特許発明・発明とは？
では、特許発明（そして発明）の定義は何かというと、特許法第2条では、以下のように規定されています。
特許法第2条（定義）
1 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。
（以下省略）
引用元:特許法 | e-Gov法令検索
このように、特許法の第2条第1項では、以下の4つの条件を満たしたものを「発明」としています。
【意味・定義】発明の4要件とは？
特許法の「発明」であるためには、以下の4つの条件を満たす必要がある。
- 自然法則を利用していること
- 技術的思想であること
- 創作であること
- 高度のものであること
なお、特許権、発明、特許の要件、特許を受ける権利などについては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
実用新案法における実用新案権・考案・実用新案登録を受ける権利とは？
【意味・定義】実用新案権とは？
実用新案権は、実用新案法では直接的に定義づけられていませんが、一般的には、次のとおりです。
【意味・定義】実用新案権とは？
実用新案権とは、登録実用新案を排他的独占的に実施できる権利をいう。
※排他的・独占的については、以下のとおり。
- 排他的：重複する第三者の権利の存在を認めないこと。
- 独占的：権利者だけが実施＝使用でき、第三者は実施＝使用できないこと。
【意味・定義】登録実用新案・考案とは？
では、登録実用新案と考案の定義は何かというと、実用新案法第2条では、以下のとおり規定されています。
実用新案法第2条（定義）
1 この法律で「考案」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいう。
2 この法律で「登録実用新案」とは、実用新案登録を受けている考案をいう。
3 （省略）
このように、実用新案法第2条第1項では、以下の3つの条件を満たしたものを「考案」としています。
【意味・定義】考案の3要件とは？
- 自然法則を利用していること
- 技術的思想であること
- 創作であること
なお、実用新案権、考案、実用新案登録を受ける権利などについては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
業務委託契約で特許権をライセンスする場合のポイント
特許権のライセンスは製造請負・建設工事の業務委託契約で重要となる
業務委託契約で特許権が重要となるのは、（大手の）製造業者＝委託者が、外注先・下請企業の製造業者＝受託者に製造請負を業務委託する場合です。
例えば、典型的なパターンとしては、委託者が設計した製品や部品などを、受託者に製造させる場合です。
また、建設工事の業務委託契約においても、（大手の）建設業者＝委託者が、外注先・下請企業の建設業者＝受託者に建設工事を業務委託する場合にも、特許権が重要となります。
このような場合、委託者が、自ら取得している特許権をライセンス（実施権の設定・許諾）して、受託者に業務を実施（製品の製造や工事の施工）させることがあります。
こうした業務委託契約では、特許権のライセンス（実施権の設定・許諾）のしかたが問題となります。
特許権の「実施権」＝ライセンスのこと
特許法では、他人に特許権の使用を許諾する＝ライセンスすることを、「実施権を設定する」（専用実施権の場合）、「実施権を許諾する」（通常実施権の場合）と表現します。
また、この実施権は、「専用実施権」と「通常実施権」の2種類が存在します。さらに、通常実施権の許諾のしかたは、大きく分けて、4種類あります。
このため、特許権のライセンス（実施権の設定・許諾）がともなう業務委託契約では、専用実施権の設定か、4種類の通常実施権の許諾の、合計5つのライセンスのどれかを契約内容として規定します。
以下は、特許権に関して、これらの5つのパターンを簡単にわかりやすくまとめた表です。
| 完全・非完全 | 独占的・非独占的 | |
|---|---|---|
| 専用実施権 | 【完全】 ライセンサー＝委託者は自己実施ができない。 | 【独占的】 ライセンサー＝委託者はライセンシー＝受託者以外の第三者に対して、実施権の設定・許諾ができない。 |
| 完全独占的通常実施権 | 【完全】 ライセンサー＝委託者は自己実施ができない。 | 【独占的】 ライセンサー＝委託者はライセンシー＝受託者以外の第三者に対して、実施権の設定・許諾ができない。 |
| 非完全独占的通常実施権 | 【非完全】 ライセンサー＝委託者は自己実施ができる。 | 【独占的】 ライセンサー＝委託者はライセンシー＝受託者以外の第三者に対して、実施権の設定・許諾ができない。 |
| 完全非独占的通常実施権 | 【完全】 ライセンサー＝委託者は自己実施ができない。 | 【非独占的】 ライセンサー＝委託者はライセンシー＝受託者以外の第三者に対して、実施権の設定・許諾ができる。 |
| 非完全非独占的通常実施権 | 【非完全】 ライセンサー＝委託者は自己実施ができる。 | 【非独占的】 ライセンサー＝委託者はライセンシー＝受託者以外の第三者に対して、実施権の許諾ができる。 |
これらのうち、一般的には、（非完全非独占的）通常実施権を許諾することが多いです。
この点につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
ポイント
- 業務委託契約で、委託者が受託者に対し特許権のライセンスをする場合は、実質的にはライセンス契約の内容も含まれた契約となる。
- 特許権のライセンスのしかたは、大まかに分けて、専用実施権と4つの通常実施権の合計5パターン。
下請実施（一期間としての実施）により権利者の許諾・同意なしで特許権を委託先が使える
再委託する場合は特許権のサブライセンスが問題となる
さて、実際に業務委託契約にもとづき、委託業務を実施する場合、受託者としては、自社だけでは委託業務を実施できない場合があります。
このような場合、受託者としては、いわゆる外注先や下請企業などに対して、委託業務を再委託する場合があります。
この再委託の際、再委託する業務内容によっては、委託者からライセンス（実施権の設定・許諾）を受けた特許権を、外注先・下請企業に対して、サブライセンスしなければならない場合があります。
そこで問題となるのが、そもそも、このサブライセンスは、委託者からの同意を得なくてもできるのか、という点です。
（もちろん、元々の業務委託契約でサブライセンスが認められている場合は問題となりません）
特許権は実施権の再許諾（サブライセンス）はできない
特許権のライセンス（実施権の設定・許諾）があった場合であっても、受託者＝ライセンシーは、原則として、他人に対して、実施権の再許諾（サブライセンス）ができません。
また、同様に、委託者と受託者が特許権を共有していても、受託者は、委託者の同意を得ずには、他人に対して、実施権の設定・許諾（ライセンス）はできません（特許法第73条第3項）。
ただ、実は、一定の条件を満たした場合、特許権者の承諾や共有者の同意を得ずに、外注先・下請企業に対して、実施権の（再）許諾（サブライセンス）ができます。
こうした外注先・下請企業に対する実施権の再使用許諾（サブライセンス）や使用許諾のことを、「下請実施」や「一機関としての実施」といいます。
【意味・定義】下請実施・一機関としての実施とは？
下請実施・一機関としての実施とは、次の一定の要件を満たした場合に、特許権者の承諾や特許権の共有者の同意を得ずに、外注先・下請企業に対し、実施権の再使用許諾（サブライセンス）や使用許諾ができることをいう。
- 実施権者が下請製造業者に工賃を支払うこと
- 実施権者が原材料の購入、品質管理等について下請製造業者を指揮、監督すること
- 実施権者が下請製造業者から製品の全てを引き取ること
下請実施・一機関としての実施につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
なお、下請実施・一機関としての実施は、偽装請負＝労働者派遣法違反に該当する可能性がありますので、注意を要します。
ポイント
- 特許権のサブライセンスや共有特許権のライセンスは、特許権者や共有者の同意を得ないとできない。
- 一定の条件を満たせば、「下請実施・一機関としての実施」として、特許権者や共有者の同意を得ずに、特許権のサブライセンスや共有特許権のライセンスができる。
- ただし、下請実施・一機関としての実施は偽装請負＝労働者派遣法違反となる可能性もある。
業務委託契約における改良発明の問題とは？
特に製造業の業務委託契約で問題となる改良発明
特許権のライセンスがともなう業務委託契約では、受託者＝ライセンシーによる、改良発明が問題となることがあります。
これは、特に製造業の業務委託契約で問題となります。
受託者＝ライセンシーは、委託を受けた業務を実施する際、委託者＝ライセンサーから開示された特許をはじめとする技術情報を使います。
この場合、単にそのまま技術情報を使うだけではなく、その技術情報を改良して、コストを削減したり、より品質の高い製品を製造します。
改良発明の権利処理が問題となる
この際、この改良した技術情報の知的財産権、特に特許を受ける権利は、誰のものか、という権利処理の問題が発生します。
特許を受ける権利は、特許法では直接的に定義づけられていませんが、一般的な定義は、次のとおりです。
【意味・定義】特許を受ける権利とは？
特許を受ける権利とは、発明をなした者（職務発明の場合は使用者等）に発生する、特許出願により特許を受けることができる権利をいう。
このため、業務委託契約では、改良発明の権利の帰属など、権利処理について明記しておく必要があります。
ただ、この改良発明の権利処理については、改良発明の定義そのものがないため、非常に難しい対応を迫られます。
この点につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
委託者の側は改良発明の権利処理で独占禁止法違反となるリスクもある
また、改良発明の権利処理については、独占禁止法の適用対象となっています。
特に、委託者＝ライセンサーによる、改良発明によって発生した権利を一方的に譲渡・移転させる行為（いわゆるアサインバック）は、独占禁止法違反（不公正な取引方法）となります。
同様に、委託者＝ライセンサーによる、改良発明によって発生した権利を一方的に独占的ライセンスをさせる行為（いわゆるグラントバック）もまた、独占禁止法違反（不公正な取引方法）となります。
このため、特に委託者の側は、改良発明により発生した権利と取扱いについては、慎重に対処しなければなりません。
この点につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
ポイント
- 特許権がライセンスされた業務委託契約において、受託者が改良発明をなした場合、その権利処理を巡ってトラブルになることがある。
- 改良発明の権利処理は、独占禁止法の規制対象。
業務委託契約における特許権・実用新案権の使用許諾・改良発明に関するよくある質問
- 業務委託契約における特許権・実用新案権のライセンスのしかたにはどのようなものがあります？
- 業務委託契約における特許権・実用新案権のライセンスのしかたには、次の5つがあります。
- 専用実施権
- 完全独占的通常実施権
- 非完全独占的通常実施権
- 全非独占的通常実施権
- 非完全非独占的通常実施権
- 知的財産権の権利者から許諾を得ずに再使用の許諾ができる方法には、どのようなものがありますか？
- 知的財産権は、以下の条件を満たした場合、権利者から許諾を得なくても再使用の許諾ができます。
- 実施権者が下請製造業者に工賃を支払うこと
- 実施権者が原材料の購入、品質管理等について下請製造業者を指揮、監督すること
- 実施権者が下請製造業者から製品の全てを引き取ること
これを「下請実施」または「一機関としての実施」といいます。ただし、これは偽装請負に該当するリスクもあります。
