商標権は、企業の商品や役務（サービス）のブランドを保護する権利のひとつです。
業務委託契約の実務において、商標権が問題となるのは、企業の商品やサービスそのものに直接関わる外注の業務委託契約です。
例えば、製品の製造請負の業務委託契約や、サービスの大半を外注する業務委託契約などがあります。
こうした業務委託契約では、委託者が、受託者に対して、委託者のブランドとしての商標権をライセンスすることがあります。こうした商標権のライセンスが問題となります。
また、商標権の対象となる商標（＝ロゴやサービスマークなど）のデザインの作成業務委託契約では、そのデザインの権利処理が問題となります。
いずれも、業務委託契約書で、その取扱いを明記しておくことで、トラブルを防止することができます。
このページでは、こうした業務委託契約における商標権の対処について、解説しています。
商標権・商標とは？
【意味・定義】商標権とは？
商標権は、商標法では直接的に定義づけられていませんが、一般的には、以下のとおりです。
【意味・定義】商標権とは？
商標権とは、登録商標を排他的独占的に使用できる権利（専用権）と、他人が登録商標と登録商標に類似する商標を使用した場合に、その使用を禁止できる権利（禁止権）の総称をいう。
※排他的・独占的については、以下のとおり。
- 排他的：重複する第三者の権利の存在を認めないこと。
- 独占的：権利者だけが実施＝使用でき、第三者は実施＝使用できないこと。
【意味・定義】登録商標・商標とは？
では、登録商標（そして商標）の定義は何かというと、商標法第2条では、次のとおり規定されています。
商標法第2条（定義等）
1 この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの（以下「標章」という。）であって、次に掲げるものをいう。
（1）業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
（2）業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの（前号に掲げるものを除く。）
（途中省略）
5 この法律で「登録商標」とは、商標登録を受けている商標をいう。
6 （省略）
引用元:商標法 | e-Gov法令検索
かんたんにわかりやすく表現すれば、商標とは、商品や役務（＝サービス）の提供などの、事業として使用する（＝第1号・第2号の部分）、ブランド（＝「標章」）をいいます。単純なロゴやマークにとどまらず、立体的形状や音なども含まれます。
そして、その商標のうち、商標登録を受けているものが、「登録商標」です。
【意味・定義】商標とは？
商標とは、事業として商品・サービスに使用するブランドをいう。
【意味・定義】登録商標とは？
登録商標とは、商標登録を受けている商標をいう。
【注意】「商標登録を受ける権利」は存在しない
よくありがちな間違いですが、商標法では、「商標登録を受ける権利」は存在しません。
特許法には「特許を受ける権利」、実用新案法には「実用新案登録を受ける権利」、意匠法には「意匠登録を受ける権利」という権利がそれぞれ規定されています。このため、知的財産権に関する法令に馴染みがある方ほど、「商標登録を受ける権利」もあると思われがちです。
ところが、商標法には「商標登録を受ける権利」は規定されていません。
ただし、特許を受ける権利に類似するものとして、「商標登録出願により生じた権利」（商標法第13条第2項）は存在します。
なお、商標権、商標、登録商標、商標登録の要件などに関する詳細な解説は、以下のページをご覧ください。
ポイント
- 商標権は、登録商標を排他的独占的に使用できる権利（専用権）と、他人が登録商標と登録商標に類似する商標を使用した場合に、その使用を禁止できる権利（禁止権）を総称した権利。
- 商標とは、事業として商品・サービスに使用するブランドのこと。
- 登録商標とは、商標登録を受けている商標のこと。
- 特許法・実用新案法・意匠法と違って、商標法では、商標登録を受ける権利は存在しない。
業務委託契約で商標権をライセンスする場合のポイント
商標権のライセンスはブランドが関係するあらゆる外注の業務委託契約で重要となる
業務委託契約で商標権が問題となるのが、委託者が、受託者に対し、登録商標を使用させる場合です。
商標法では、「使用」の定義が、商標法第2条第3項で詳細に規定されています。
業務委託契約において、商標権者である委託者が、受託者に対し、その登録商標に関して、商標法で定義づけられている「使用」をさせる場合は、商標権のライセンス（使用権の設定・許諾）が重要となります。
このような、商標権のライセンスは、登録商標の使用がある、ありとあらゆる外注の契約＝業務委託契約が関係してきます。
具体例としては、以下のようなものがあります。
商標の使用がともなう業務委託契約
- 商標を付する商品の製造請負に関する業務委託契約
- 商標を付して集客するサービスの外注に関する業務委託契約
- 代理店契約など、商標を使用した集客の代行の業務委託契約
- アフィリエイトなど、ウェブサイトで商標を使用した集客の代行の業務委託契約
これらの契約は、業務委託契約であると同時に、商標権のライセンス契約の性質もあります。
商標権の「使用権」＝ライセンスのこと
商標法では、他人に商標権の使用を許諾する＝ライセンスすることを、「使用権を設定する」（専用使用権の場合）、「使用権を許諾する」（通常使用権の場合）と表現します。この点は、特許権等で使われる「実施権」とは違いますので、注意が必要です。
使用権には、「専用使用権」と「通常使用権」の2種類が存在します。さらに、通常使用権の許諾のしかたは、大きく分けて、4種類あります。
このため、商標権のライセンス（使用権の設定・許諾）がともなう業務委託契約では、専用使用権の設定か、4種類の通常使用権の許諾の、合計5つのライセンスのどれかを契約内容として規定します。
この5つのライセンスのしかたは、特許権のライセンスとほぼ同じです。
特許権のライセンスにつきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
一般的には（非完全非独占的）通常使用権を設定する
一般的に、商標権のライセンスがある業務委託契約では、（非完全非独占的）通常使用権を設定します。
非完全非独占的の概要は、次のとおりです。
| 完全・非完全 | 独占的・非独占的 | |
|---|---|---|
| 非完全非独占的通常使用権 | 【非完全】 ライセンサー＝委託者は自己使用ができる。 | 【非独占的】 ライセンサー＝委託者はライセンシー＝受託者以外の第三者に対して、使用権の許諾ができる。 |
つまり、非完全非独占的ライセンスでは、委託者＝ライセンサーは、自分でも使用権を使えるうえ、受託者＝ライセンシー以外の第三者にも、別途意匠権をライセンス（通常使用権を許諾）できます。
なお、業務委託契約の内容として再委託を認めない場合、商標権についても、サブライセンス（再使用）の許諾はしません。
委託者は使用のしかたをコントロールしないとブランド価値が下がる
商標権は、ブランドに関する権利ですので、使い方次第で、ブランド価値が上がることもあれば、下がることもあります。
このため、商標権者は、常に自分の商標権のブランド価値が上がるように、また、下がらないように配慮しなければなりません。
この点について、業務委託契約で商標権のライセンス（使用権の設定・許諾）をする場合、受託者の使い方によっては、ブランド価値が下がることもあります。
このため、商標のライセンス（使用権の設定・許諾）がともなう業務委託契約では、委託者の側は、商標の使い方について、詳細な指定をして、ブランド価値が下がらないようにします。
ポイント
- 業務委託契約で、委託者が受託者に対し商標権のライセンスをする場合は、実質的にはライセンス契約の内容も含まれた契約となる。
- 商標権のライセンスのしかたは、大まかに分けて、専用使用権と4つの通常使用権の合計5パターン。
- 一般的な商標権のライセンスがともなう業務委託契約では、委託者が、自己実施ができ、かつ、受託者以外の第三者にもライセンスができる、非完全非独占的ライセンスとする。
- 一般的な商標権のライセンスがともなう業務委託契約では、委託者は、受託者による第三者へのサブライセンス（再実施）の許諾はしない。
ロゴマーク・ブランドマークの作成業務委託契約では権利処理が重要
「商標登録を受ける権利」は存在しない
ロゴマーク・ブランドマーク作成業務委託契約とは？
また、他の業務委託契約で商標権が重要となるのが、外部デザイナーとの、ロゴマーク・ブランドマーク（≒商標）の作成業務委託契約の場合です。
ブランドマーク・ロゴマークの作成業務委託契約は、委託者が、受託者（＝外部デザイナー）に対し、ロゴマークの・ブランドマークの作成を委託する、請負型の業務委託契約です。
これは、受託者＝外部デザイナーによる委託業務の実施により、「ロゴマーク」「ブランドマーク」という仕事の完成を目的とした契約です。
なお、請負型の業務委託契約につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
「商標登録を受ける権利の譲渡・移転」と規定しても意味がない
ロゴマーク・ブランドマークの作成業務委託契約では、委託者は、受託者（外部デザイナー）に対して、報酬・料金・委託料を支払います。
その対価として、ロゴマーク・ブランドマークが完成し、その引渡しを受けるわけですが、単にデザインが印刷された紙やデータを受取るだけでは、意味がありません。
ここで委託者がやりがちなミスは、「商標登録を受ける権利」を譲渡・移転する契約条項とすることです。
すでに触れたとおり、商標法には、そもそも「商標登録を受ける権利」という概念や用語は存在しません。
このため、「商標登録を受ける権利」の譲渡・移転の契約条項を規定しても、意味がありません。
なお、「商標登録を受ける権利」については、詳しくは、以下のページをご覧ください。
商標登録自体はできる
もっとも、「商標登録を受ける権利」が存在しないわけですから、委託者は、商標登録の出願自体はできます。
このため、ロゴマーク・ブランドマークの作成業務委託契約において、権利処理について規定がなかったり、「商標登録を受ける権利」の移転・譲渡の規定しかない場合であっても、商標登録出願ができなくなる、ということはありません。
ただし、これから触れるとおり、業務委託契約で権利処理について何も規定していないと、登録商標を使う際に、大きな制約となる可能性があります。
ポイント
- 商標に関するデザインの作成業務委託契約は、そのデザインの作成だけではなく、そのデザインに関するすべての知的財産権の譲渡・移転も目的となる契約。
- 「商標登録を受ける権利」は存在しないので、移転・譲渡の対象としても意味がない。
- 商標登録の出願自体は、委託者は、受託者から知的財産権の譲渡・移転をうけていなくてもできる。
業務委託契約ですべての知的財産権を譲渡・移転とする
商標は著作権・特許権・実用新案権・意匠権としても保護される
ロゴマーク・ブランドマークの作成業務委託契約では一切の知的財産権を譲渡・移転してもらう
では、委託者は、受託者から、「商標登録を受ける権利」ではなく何を譲渡してもらうべきなのかといえば、「すべての知的財産権」です。
商標は、商標権以外の様々な知的財産に関する法律で保護される可能性があります。
例えば、立体商標は、商品の形状自体の発明・考案・意匠に該当する場合があります。また、ロゴマーク・ブランドマークは、著作物に該当する場合があります。
権利が競合した場合は「早い者勝ち」
商標が、発明・考案・意匠・著作物にも該当する場合、すべてが同一の権利者であれば、特に問題はありません。
しかし、商標が他人の特許権、実用新案権、意匠権、著作権（および著作隣接権）と競合した場合、原則として、「早い者勝ち」となります。
商標法第29条（他人の特許権等との関係）
商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、指定商品又は指定役務についての登録商標の使用がその使用の態様によりその商標登録出願の日前の出願に係る他人の特許権、実用新案権若しくは意匠権又はその商標登録出願の日前に生じた他人の著作権若しくは著作隣接権と抵触するときは、指定商品又は指定役務のうち抵触する部分についてその態様により登録商標の使用をすることができない。
引用元:商標法 | e-Gov法令検索
商標権者は委託者でも著作権者は受託者？
すでに触れたとおり、商標のデザイン（特にロゴマークやブランドマーク）の作成業務委託契約では、うっかり「商標登録を受ける権利」を譲渡・移転する内容にして、他の権利、特に著作権の処理をしないことがあります。
これでは、受託者＝デザイナーの側に、ロゴマークやブランドマークの著作権が残ったままとなります。
こうなると、いくら商標登録をしても、理屈のうえでは、受託者＝デザイナーは、ロゴマークやブランドマークの著作権を行使できます（商標登録出願の日前に著作権が生じているため）。
ということは、委託者＝商標権者は、商標登録をしても実質的にはその登録商標を使えない、ということになりかねません。
すべての知的財産権を譲渡・移転の対象とする
このような事情があるため、委託者としては、商標に関するデザインの作成業務委託契約では、少なくとも以下の権利を含めた、すべての知的財産権を譲渡・移転の対象とします。
譲渡・移転の対象となる権利
商標に関するデザイン作成業務委託契約で、最低限、委託者に譲渡・移転させるべき権利は、次のとおり。
- 著作権
- 特許を受ける権利
- 実用新案登録を受ける権利
- 意匠登録を受ける権利
つまり、これらの知的財産権は、「商標登録をするため」というよりも、「登録商標の使用の妨げにならないようにするため」に譲渡・移転させる、ということです。
著作権法第27条および第28条の権利の譲渡と著作者人格権不行使特約も規定する
なお、著作権の譲渡を規定する場合は、「著作権法第27条および第28条の権利」も譲渡・移転の対象とします。
この点につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
また、著作権が発生する商標に関するデザインの作成業務委託契約では、著作者人格権も発生します。このため、委託者としては、著作者人格権不行使特約も規定しておきます。
この点につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
「お金を払った＝意匠登録を受ける権利の移転」とはならない
知的財産権の作成に関する契約では、委託者が報酬・料金・委託料を支払ったからといって、当然にその知的財産権が委託者に譲渡・移転するわけではありません。
業務委託契約書に知的財産権の取扱いが記載されていない場合、報酬・料金・委託料は、「作成の対価」と判断されるでしょうが、必ずしも「知的財産権の対価」が含まれる、と判断されるとは限りません。
このため、商標に関するデザインの作成業務委託契約書には、すでに触れた知的財産権の譲渡・移転について、明確に規定しておく必要があります。
こうした規定がないと、その契約書は、「知的財産権の譲渡・移転」について合意した証拠にはなりません。
ポイント
- 商標は、発明・考案・意匠・著作物のいずれにも該当する可能性がある。
- 商標に関するデザインの作成業務委託契約では、すべての知的財産権を譲渡・移転の対象とする。
- 著作権については、著作権法第27条および第28条の権利の譲渡・移転も忘れない。
- 同時に、著作者人格権の不行使特約も規定する。
- 知的財産権の譲渡・移転を目的とした契約では、譲渡・移転について何も規定していなければ、委託者は、目的の知的財産権の譲渡・移転を受けられなくなる可能性がある。
業務委託契約における知的財産権の処理は下請法の三条書面の必須記載事項
なお、下請法が適用される商標に関するデザインの作成業務委託契約の場合、知的財産権の処理は、いわゆる「三条書面」の必須記載事項とされています。
（途中省略）また，主に，情報成果物作成委託に係る作成過程を通じて，情報成果物に関し，下請事業者の知的財産権が発生する場合において，親事業者は，情報成果物を提供させるとともに，作成の目的たる使用の範囲を超えて知的財産権を自らに譲渡・許諾させることを「下請事業者の給付の内容」とすることがある。この場合は，親事業者は，3条書面に記載する「下請事業者の給付の内容」の一部として，下請事業者が作成した情報成果物に係る知的財産権の譲渡・許諾の範囲を明確に記載する必要がある。
引用元: 下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準第3 1（3）
このため、下請法が適用される商標に関するデザインの作成業務委託契約の場合、委託者は、三条書面を作成して、受託者（＝外部デザイナー）に対して、交付しなければなりません。
三条書面につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
また、下請法が適用される業務委託契約につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
ポイント
- 商標に関するデザインの作成業務委託契約が下請法の適用対象となる場合は、委託者＝親事業者の側は、必ず業務委託契約書を作成する。
無償・不当に低い対価は独占禁止法違反・下請法違反
商標に関するデザインの作成業務委託契約では、知的財産権の譲渡・移転について、対価を設定します。
一般的には、業務委託の報酬・料金・委託料の中に含まれる形にするか、または業務委託の報酬・料金・委託料とは別に、知的財産権の譲渡・移転・使用許諾の対価を設定します。
これらの対価が無償の場合、または不当に低い場合は、独占禁止法や下請法に違反することになります。
このため、特に委託者の側は、知的財産権の対価は慎重に決定するべきです。
逆に受託者（外部デザイナー）の側は、委託者（主に製造業者）から知的財産権の対価を無償にされたり、不当に低い金額とされた場合は、独占禁止法違反や下請法違反を主張できます。
この点につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
ポイント
- 無償・あまりにも低い知的財産権の対価は、独占禁止法・下請法違反。
- 独占禁止法・下請法違反となれば、追加で対価を負担しないと、知的財産権の譲渡・移転が無効となることも。
業務委託契約における商標権の権利処理・使用許諾に関するよくある質問
- 商標権の使用許諾がある契約において気をつける点は何ですか？
- 商標権の使用許諾がある契約では、商標権者は、許諾の範囲と、ブランド価値の維持について注意する必要があります。
- ロゴマーク・ブランドマークの作成業務委託契約では、何について注意するべきですか？
- ロゴマーク・ブランドマークの作成業務委託契約では、商標権に限らず、あらゆる知的財産権の譲渡について規定します。また、「商標を受ける権利」は存在しませんので、規定してはいけません。
