知的財産権と業務委託契約書
特許権・実用新案権と業務委託契約書
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本項では、特許権・実用新案権と業務委託契約書、特に、製造請負契約書やソフトウェア開発業務委託契約書との関係について解説しています。
特許権・実用新案権は、ともに発明、考案などの技術情報を保護する権利です。
受託者が特許権・実用新案権を使用することが前提の業務委託契約書では、その使用について、明記したうえで作成します。
また、契約に伴って、受託者が特許権・実用新案権によって保護されている技術を改良する場合がありえます。この場合の権利の取扱いについては、独占禁止法上の問題がありますので、注意が必要です。
特許権・実用新案権の実施を明記する
業務委託契約において、特許権・実用新案権の実施（使用などのこと。）が問題となる場合は、1委託者から受託者への特許権・実用新案権の実施権の付与（使用許諾などのこと。）、2第三者の特許権・実用新案権の実施―などの場合です。1は、特に建設工事請負契約、製造請負契約などの場合に問題となります。2は、ソフトウェア開発業務委託契約などの場合に問題となります。
1の場合、実施権の内容を契約書に記載したうえで作成します。この際、実施権の内容を正確に記載することが重要です。
併せて、特許権・実用新案権として権利化されていない技術情報やノウハウ（＝営業秘密）の取扱いについても記載します。特に、目的、専用実施権・通常実施権の別、通常実施権であれば独占・非独占の別、地域、期間、対象目的物などの詳細を記載します。
こうすることで、特に委託者にとっては、自らの特許権・実用新案権や技術情報を必要以上に受託者に利用されることがなくなります。なお、場合によっては、これらの内容を、製造委託契約とは別のライセンス契約にすることもあります。
2の場合、委託者と受託者のどちらが当事者となって第三者の特許権・実用新案権の実施権の許諾を受けるかが重要です。つまり、第三者と実施権設定契約を締結する当事者が、委託者と受託者のどちらなのかが重要です。これと併せて、特に、その特許権・実用新案権に問題があった場合に、委託者と受託者のどちらが責任を負うのかも重要です。
なお、特にソフトウェア開発業務委託契約では、同様の問題として、第三者ソフトウェア、オープンソースソフトウェア、フリーソフトウェアの使用についての問題もあります。この場合は、これらのソフトウェアについての著作権との関係が問題となります。
改良技術の取扱いには独占禁止法に注意する
業務委託契約で委託者が受託者に対して技術情報を開示する場合、その技術の改良についての知的財産権（特に特許権）の取扱いには、独占禁止法上の問題があります。このため、特に委託者の側は、独占禁止法に違反しないように、契約内容を決定します。具体的には、1改良後の技術についての特許権の実施権の問題、2改良後の技術についての特許権の帰属の問題―の2点があります。
1について、受託者が改良技術を発明した場合において、受託者から委託者への実施権を設定する内容の契約（これを「グラントバック」といいます。）とするときは、実施権が独占的か非独占的かが問題となります。
この点について、独占的な実施権（委託者のみが実施でき、かつ、発明した受託者自身は実施できない権利）の場合は、独占禁止法上、原則として不公正な取引方法（一般指定第13項）に該当します。
一方で、非独占的な実施権（発明した受託者が実施できる権利）の場合は、一般に、独占禁止法上問題となりません。（公正取引委員会『特許・ノウハウライセンス契約に関する独占禁止法上の指針』参照）
2について、受託者が改良技術を発明した場合、その発明にもとづく特許権を受託者から委託者に譲渡する内容（これを「アサインバック」といいます。）の契約は、独占禁止法上、原則として不公正な取引方法（一般指定第13項）に該当します。（公正取引委員会『特許・ノウハウライセンス契約に関する独占禁止法上の指針』参照）
参考文献
- 佐藤孝幸『実務契約法講義［第3版］』民事法研究会；平成19年
- 民間（旧四会）連合協定工事請負契約約款委員会『民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款の解説―平成21年(2009)5月改正』大成出版社；2009年（平成21年）
- 滝川宜信『取引基本契約書の作成と審査の実務［第2版補訂版］』民事法研究会；平成19年
- （社）情報サービス産業協会法的問題委員会契約部会『新しいソフトウェア開発委託取引の契約と実務』商事法務；2002年
- 特許庁『工業所有権法（産業財産権法）逐条解説［第18版］』社団法人発明協会；2010年（平成22年）
- 大阪弁護士会知的財産法実務研究会『知的財産契約の理論と実務』商事法務；2007年
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