改良発明は、製造請負の業務委託契約や、ライセンス契約など、知的財産権（特に特許権）の利用がともなう契約において、受託者やライセンシーが利用する技術を改良した場合に問題となります。
また、共同研究開発契約でも、研究開発の成果の改良発明が問題となることがあります。
こうした改良発明は、最終的には権利の帰属が問題となるのですが、そもそも「改良発明」の定義がないことがなどから、様々なポイントがあります。
そこで、このページでは、こうしたポイントについて解説していきます。
なお、改良発明につきましては、権利処理について、独占禁止法での問題もあります。
この点につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
業務委託契約における改良発明の権利処理が非常に重要となる
特に製造業の業務委託契約で問題となる改良発明
特許権のライセンスがともなう業務委託契約では、受託者＝ライセンシーによる、改良発明が問題となることがあります。
これは、特に製造業の業務委託契約で問題となります。
受託者＝ライセンシーは、委託を受けた業務を実施する際、委託者＝ライセンサーから開示された特許をはじめとする技術情報を使います。
この場合、受託者としては、単にそのまま技術情報を使うだけではなく、その技術情報を改良して、コストを削減したり、より品質の高い製品を製造しようとすることがあります。
業務委託契約で改良発明の取扱いを決める
この際、この改良した技術情報の知的財産権、特に特許を受ける権利は誰のものか、という権利処理の問題が発生します。
【意味・定義】特許を受ける権利とは？
特許を受ける権利とは、発明をなした者（職務発明の場合は使用者等）に発生する、特許出願により特許を受けることができる権利をいう。
改良発明の権利処理を巡っては、次のように、委託者＝ライセンサーと受託者＝ライセンシーとの利害が完全に対立します。
改良発明を巡る委託者と受託者の立場の違い
- 【委託者＝ライセンサー】改良発明の元となっている特許＝技術情報が自社のものである以上、自社に特許を受ける権利が発生する、と考える。
- 【受託者＝ライセンシー】改良＝発明をしたのは自社である以上、特許法の原則どおり、発明者に自社に特許を受ける権利が発生する、と考える。
このため、改良発明があった場合に備えて、業務委託契約で改良発明の権利の帰属を規定しておくことがあります。
しかし、改良発明の権利処理は、独占禁止法上問題となる点が多いため、後に触れるとおり、委託者＝ライセンサーは慎重な対応が必要です。
ポイント
- 改良発明があった場合、その特許を受ける権利を巡って委託者と受託者の利害は完全に対立する。
- このため、あらゆる点で対処が必要となる。
【意味・定義】改良発明とは？―実は定義がない
そもそも、改良発明とは何か、という定義は、実は、特許法では規定されていません。
改良発明について取扱っている独占禁止法のガイドラインでも、特に改良発明の定義が規定されていません。
また、判例では、以下のように、改良発明に定義がないことを判示しています。
「改良発明」という用語自体，必ずしも内容の定まったものではない
引用元: 東京地裁判決平成13年4月26日（控訴審東京高裁判決平成14年3月29日同旨）
ポイント
- 「改良発明」は定義がない。
- このため、受託者によって改良された（委託者の）技術が「改良発明」に該当するのかどうかは、わからない。
業務委託契約において改良発明の定義がないとなぜ困るのか
委託者＝ライセンサーも受託者＝ライセンシーも権利を単独保有したい
このように、改良発明の定義が明らかではないため、実際に技術の改良があった場合に、「改良発明に該当するのかどうか」を巡ってトラブルになります。
改良発明があった場合、委託者＝ライセンサーも受託者＝ライセンシーも、それぞれ改良発明の権利をなるべく自社のものにしたい、できれば単独保有としたい、という思惑が働きます。
改良発明を巡るそれぞれの主張
- 【委託者＝ライセンサーの主張】改良された技術は、そもそも「改良」に値せず、せいぜい、元の特許発明と「均等」（次項で触れます）であり、改良された技術は、自社が単独保有する特許権の特許発明を拡張したものに過ぎない、と主張したい。
- 【受託者＝ライセンシーの主張】改良された技術は、改良発明を越えた、新たな別の発明であり、その特許を受ける権利は、自社が単独保有するべきものである、と主張したい。
単独保有が難しければ改良発明として共有したい
通常、改良発明があった場合は、このように両者が「自社の単独保有の権利だ」と主張することは、（最終的には）あまりありません。
特に、委託者＝ライセンサーの側は、「単独保有」を主張すると、いわゆる「アサインバック」として、独占禁止法違反となるリスクがあります。
この点につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
このため、（独占禁止法のガイドラインを把握している場合は）単独保有の主張はしづらい、という背景もあります。
そこで、一方の当事者（特に受託者＝ライセンシー）が単独保有を主張する場合は、他方の当事者（特に委託者＝ライセンサー）は、せめて「改良発明」であることを認めつつ、「権利は共有」ということに持ち込もうとします。
「改良発明」か「新発明」かを巡ってトラブルになる
ただ、このように、委託者＝ライセンサーが「この改良された技術は改良発明ですから、権利は共有です」と主張する場合、「改良発明」の定義がないため、主張のしようがありません。
ですから、委託者＝ライセンサーとしては、改良発明がなされる可能性のある業務委託契約では、改良発明の定義を明記しておくことが重要となります。
もっとも、業務委託契約で改良発明を正確に定義づけることは、非常に難しいです。
というのも、改良発明の定義づけもまた、委託者＝ライセンサーと受託者＝ライセンシーの利害が対立するからです。
「改良発明」の定義を巡るそれぞれの思惑
- 【委託者＝ライセンサーの思惑】なるべく進歩性の高い改良発明、できれば特許の要件を満たした改良発明は、すべて改良発明扱いとして（共有でもいいから）特許権者となりたい。
- 【受託者＝ライセンシーの思惑】進歩性の高い技術の改良は、新たな別の発明（新発明）として改良発明に該当しないようにして単独の特許権者となりたい。このため、改良発明の定義は、利用発明程度の進歩性がそれほど高くないものに限定したい。
このような利害の対立があるうえ、落とし所を探っていくうちに、「利用発明と新発明の間」という、非常に定義づけが難しい点で合意がなされ、契約書にどう書いたらいいかわかならない、ということになりかねません。
このようなことから、どうやっても利害が対立する以上、改良発明の定義の合意やワーディングに注力する実益がないのでは？という疑問もあります。
なお、発明の進歩性については、詳しくは、以下のページをご覧ください。
ポイント
- 改良発明の定義自体を巡って、委託者と受託者の利害が対立する。
【意味・定義】均等とは
均等＝一部異なる技術であっても同じ技術的範囲として扱うこと
さて、すでに触れましたが、特に進歩性が少ない改良があった際、委託者＝ライセンシーとしては、その改良は改良発明ではなく「均等」である、と主張することがあります。
均等の定義は、以下のとおりです。
【意味・定義】均等とは？
「特許請求の範囲として記載された内容と、問題となる技術の内容とが一部異なっていたとしても、同じ技術的範囲内にあり、実質的同一であるものと評価する理論」のこと
また、このような理論のことを「均等論」といいます。
均等の要件
改良発明が次の5つの要件を満たした場合、「均等」となり、改良発明は、元の特許権と同じ技術的範囲（委託者＝ライセンサーの権利）となります。
均等の要件
- 元の特許権の特許請求の範囲と異なる部分（＝改良発明）が特許発明の本質的部分ではないこと。
- 元の特許権の特許請求の範囲と異なる部分（＝改良発明）を元の特許発明におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏するものであること
- 置き換えることに、当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者（以下「当業者」という。）が、対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたものであること。
- 元の特許権の特許請求の範囲と異なる部分（＝改良発明）が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから右出願時に容易に推考できたものではないこと。
- 元の特許権の特許請求の範囲と異なる部分（＝改良発明）が、元の特許権の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないこと。
【意味・定義】利用発明とは
利用発明＝他人の特許発明を利用した特許
改良発明と似た用語に、「利用発明」があります。
利用発明は、特許法第72条において、以下のように規定されています。
特許法第72条（他人の特許発明等との関係）
特許権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その特許発明がその特許出願の日前の出願に係る他人の特許発明、登録実用新案若しくは登録意匠若しくはこれに類似する意匠を利用するものであるとき、又はその特許権がその特許出願の日前の出願に係る他人の意匠権若しくは商標権と抵触するときは、業としてその特許発明の実施をすることができない。
引用元:特許法 | e-Gov法令検索
【意味・定義】利用発明とは？
利用発明とは、他人の特許発明を利用した特許発明をいう。
何をもって「利用」といえるのかが難しい
では、何をもって「他人の特許発明を利用した」というのか、という点ですが、これが判例や学説が多数あり、統一的な見解はありません。
その意味では、実質的には、利用発明もまた、改良発明と同じく、定義がない用語であるといえます。
このため、改良発明＝利用発明、改良発明は利用発明を含む、利用発明は改良発明を含む、改良発明≠利用発明、という考え方は、改良発明も利用発明も定義がない以上、いずれも正しいとも言えますし、間違っているともいえます。
このような事情があるため、業務委託契約における改良発明の取扱いは、非常に難しいテーマであるといえます。
ポイント
- 利用発明も定義はない。
- このため、「改良発明＝利用発明」と定義づけたとしても、定義づけたことにならない。
業務委託契約における改良発明の関連ページ
改良発明が発生する可能性がある業務委託契約・ライセンス契約については、詳しくは以下のページをご覧ください。
改良発明に関する独占禁止法（アサインバック・グラントバック等）については、詳しくは、以下のページをご覧ください。
改良発明に関するよくある質問
- 改良発明の定義は何ですか？
- 改良発明の法的な定義はありません。判例でも、「『改良発明』という用語自体，必ずしも内容の定まったものではない」（東京地裁判決平成13年4月26日）とあります。
- 改良発明があった場合の問題点は何ですか？
- 改良発明があった場合、委託者と受託者との間で、次のとおり利害が対立します。
- 【委託者＝ライセンサー】改良発明の元となっている特許＝技術情報が自社のものである以上、自社に特許を受ける権利が発生する、と考える。
- 【受託者＝ライセンシー】改良＝発明をしたのは自社である以上、特許法の原則どおり、発明者に自社に特許を受ける権利が発生する、と考える。
